MB Milestones (06/2019)

Die Warenformmarke: ein Relikt?

Florian Meyer,  Patentanwalt, Dipl.-Ing. (Informatik-Ingenieurwesen)
Florian Meyer
Florian Meyer

A. Einleitung
Marken dienen dazu, die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen Waren oder Dienstleistungen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vergleiche § 3 (1) MarkenG; Art. 4 UMV). Dabei können eine Vielzahl unter­schiedlicher Zeichen als Marken angemeldet bzw. geschützt werden. So ist es heute möglich, sogar Videos oder Klänge als Marke anzumelden bzw. zu schützen. 

Es ist naheliegend, die Form eines Produkts selbst durch eine Marke zu schützen. Dies scheint umso mehr gerechtfertigt, da in der Erscheinungsform eines Produkts eines der Hauptunter­scheidungsmerkmale zu den Produkten anderer Unternehmen liegt.

Von daher ist es nicht überraschend, dass auch das Mar­kengesetz explizit die dreidimensionale Gestaltung der Form einer Ware oder ihrer Verpackung als ein mögliches Zeichen für eine Marke nennt (§ 3 (1) MarkenG; Art. 7 (1) e UMV). Eine Marke, die das durch die Marke zu schützende Produkt selbst zeigt, wird auch als „Warenformmarke“ bezeichnet. 

Es erscheint daher naheliegend, die sichtbaren technischen Merkmale eines Produkts über eine Warenformmarke zu schützen. Dies hat den Vorteil einer möglichen unbegrenzten Laufzeit und kann wegen des Fehlens eines Neuheitserfor­dernisses im Markenrecht auch noch nach dem Ablauf eines Patents oder Designs erfolgen.

B. Abgrenzung des Markenschutzes zu anderen Schutzrechten

Warenformmarken unterliegen jedoch besonderen Anfor­derungen, die eine Eintragung einer Warenformmarke erschweren.

Das Markengesetz und die Unionsmarkenverordnung sehen eine Reihe von Abgrenzungen zu den anderen Schutzrechts­ arten, wie dem Design oder dem Patent, vor. Ein Ziel des Gesetzgebers ist, eine zeitlich unbegrenzte Monopolisierung von technischen oder ästhetischen Merkmalen zu verhindern. Damit soll sichergestellt werden, dass der zeitlich begrenzte Schutz eines Patents oder eines Designs nicht durch einen zeitlich unbegrenzten Schutz einer Warenformmarke umgan­gen werden kann.

Zu diesem Zweck enthält das Markengesetz im § 3 (2) MarkenG Regelungen, die das genannte Ziel umsetzen (dazu korrespondierend Artikel 7 (1) e UMW für Unionsmarken).

Dazu sind Zeichen dem Schutz als Marke nicht zugänglich, die ausschließlich aus einer Form bestehen,

1. die durch die Art der Ware selbst bedingt ist,
2. die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist oder
3. die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht.

Die genannten Eintragungshindernisse sind von besonderer Bedeutung, da diese nicht durch Verkehrsdurchsetzung über­wunden werden können und automatisch zu einer Zurück­ weisung der Markenanmeldung führen.

Bis vor einigen Jahren haben die genannten Hinderungs­gründe aufgrund einer sehr anmelderfreundlichen Auslegung durch den BGH ein Nischendasein gefristet. Es war daher durchaus möglich, technische Lösungen über eine Marke für einen unbegrenzten Zeitraum zu schützen.

C. Der EuGH legt die Regelnfest

In der Entscheidung Hauck ./. Stokke (C­205/13) aus dem Jahr 2014 zum bekannten „Tripp Trapp“­Stuhl hat sich der europäische Gerichtshof (EuGH) intensiv mit der Auslegung der Hinderungsgründe nach § 3 (2) MarkenG bzw. Art. 7 (1) e UMV beschäftigt, die ihre Grundlage jeweils in der europäischen Markenrechtsrichtlinie haben. In der genannten Entscheidung hat der EuGH hinsichtlich der Eintragungshindernisse nach § 3 (2) Nr. 1 MarkenG ausgeführt, dass es zum Vorliegen der Hinderungsgründe ausreicht, wenn die Warenformmarke eine oder mehrere wesentliche Gebrauchseigenschaften aufweist, die der oder den gattungstypischen Funktionen dieser Ware innewohnen, nach denen der Verbraucher möglicherweise auch bei den Waren der Mitbewerber sucht.

Hinsichtlich des Hinderungsgrunds nach § 3 (2) Nr. 3 MarkenG hat der EuGH ausgeführt, dass das Eintragungshindernis auf Zeichen anwendbar ist, die ausschließlich aus der Form einer Ware mit mehreren Eigenschaften bestehen, die ihr in unter­schiedlicher Weise jeweils einen wesentlichen Wert verleihen können.

Der EuGH führt weiter aus, dass zunächst die wesentlichen Eigenschaften eines Zeichens, d.h. seine wichtigsten Eigen­schaften, durch die Ermittlung des Gesamteindrucks oder durch das Prüfen der Bestandteile des Zeichens ermittelt wer­den. Im Anschluss muss dann geprüft werden, ob alle we­sentlichen Merkmale zusammen unter eines der Eintragungs­hindernisse fallen.

§ 3 (2) Nr. 1 MarkenG fände dann keine Anwendung, wenn für die Warenform ein weiteres Element, wie ein dekoratives oder phantasievolles Element, das der gattungstypischen Funktion nicht innewohnt, von Bedeutung oder wesentlich ist.

Die Entscheidung des EuGHs steht damit der bisherigen deut­schen Praxis entgegen. Seit der Entscheidung ist es z.B. er­forderlich, dass zumindest ein Merkmal überhaupt keine tech­nische Funktion erfüllt.

Der BGH hatte in der Zwischenzeit Gelegenheit die Auffassung des EuGHs in seine Entscheidungspraxis zu übernehmen. So musste der BGH über zwei Fälle entscheiden, in denen es einerseits um eine Warenformmarke für „Rittersport“­Schoko­ lade bzw. deren Verpackung (BGH, Beschluss vom 18.10.2017 – I ZB 105/16) und in einem weiteren Fall um Traubenzucker­ täfelchen der Firma Dextrose Energy ging.

Im erstgenannten Fall hatte das Bundespatentgericht in erster Instanz die Löschung der Marke angeordnet, da es der Auffas­sung war, dass sämtliche Merkmale der Marke durch die Form der Ware selbst bedingt seien, sodass der Ausschlussgrund nach § 3 (2) Nr. 1 MarkenG vorliegen würde. Diesem hat der BGH in seiner Entscheidung widersprochen.

Insbesondere ist der BGH dem BPatG nicht darin gefolgt, dass die quadratische Form der Verpackung ausschließlich durch die Art der Ware bedingt sei.

Die Gestaltung der Traubenzuckertäfelchen des Unterneh­mens Dextrose Energy wurde vom BPatG unter Verweis auf § 3 (2) Nr. 2 MarkenG gelöscht. Der BGH stellt in seinem Urteil klar, dass eine quaderförmige Form und eine Sollbruchstelle ausschließlich technische Merkmale darstellen. Abgekantete Kanten, die zu einer verbesserten sensorischen Wirkung beim Verzehr führen sind jedoch nicht als technisch anzusehen, so­ dass die Marke nicht gelöscht wurde.

D. Fazit - Hinweise für die Praxis

Grundsätzlich ist der Schutz von Warenformmarken seit dem EuGH Urteil im Jahr 2014 schwieriger geworden. Der BGH versucht jedoch scheinbar die Grundsätze des EuGHs breit auszulegen, sodass die Anmeldung von Warenformmarken weiterhin sinnvoll sein kann. Das BPatG legt jedoch auch wei­terhin einen scheinbar strengen Maßstab an, sodass eine Wa­renformmarke für Nespresso Kapseln mittlerweile durch das BPatG gelöscht wurde (25 W (pat) 112/14).

Die Anmeldung einer Warenformmarke muss in jedem Fall sorgfältig geprüft und geplant werden. Vor Anmeldung einer Warenformmarke sollten jene Merkmale einer Warenform identifiziert werden, die weder durch die Form der Ware be­dingt sind, eine technische Funktion haben oder den Wert der Ware maßgeblich beeinflussen. Für jede der Gruppen sollte vor Anmeldung der Warenformmarke zumindest ein Merkmal identifiziert werden. Wird jeweils ein Merkmal identifiziert, so kann eine Anmeldung sinnvoll sein.

Darüber hinaus ist bei Warenformmarken weiterhin entschei­dend, dass diese sich deutlich von den bekannten Formen im Markt unterscheiden, da sonst regelmäßig die notwendi­ge Unterscheidungskraft nach § 8 (2) Nr. 1 MarkenG versagt bleibt, deren Mangel nur durch eine sehr hohe Bekanntheit im relevanten Verkehrskreis ausgeglichen werden kann.

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